Das Oberlandesgericht Köln (OLG Köln) entschied in einem Urteil[1] vom 13.9.2019, dass die Benutzung der Marke „Thermomix“ für Kochbücher mit Rezepten für den Thermomix weiterhin zulässig ist. Davor stritt der Thermomix-Hersteller Vorwerk mit dem Verlag Gräfe und Unzer (GU) über die Zulässigkeit der Verwendung des Zeichens „Thermomix“.

1.            Sachverhalt

Der Verlag GU vertreibt unter anderem Kochbücher mit der Aufschrift „MIX & FERTIG, Die besten GU-Rezepte für den THERMOMIX“ auf dem Cover. Weiters ist auf dem Cover eine stilisierte Abbildung eines Thermomix zu sehen. Diese Kochbücher enthalten Rezepte, die (nur) mithilfe des Thermomix, einer multifunktionalen Küchenmaschine des Unternehmens „Vorwerk“, zubereitet werden können.

Die Marke „Thermomix“ des Unternehmens Vorwerk ist ua als deutsche Wortmarke sowie als deutsche Bildmarke geschützt. Beide Marken sind geschützt für die Klasse 11 (elektronische Kochgeräte bzw Küchenmaschinen), die Wortmarke ist zudem geschützt für die Klassen 9 (elektronische Publikationen ) und 16 (Kochbücher). Vorwerk bestritt die Zulässigkeit der Verwendung der Marke durch den GU Verlag und klagte diesen unter anderem auf Unterlassung. Nachdem die Klage in erster Instanz[2] abgewiesen wurde, legte die Klägerin Berufung ein.

2.            Entscheidung des OLG Köln

Nach § 14 Abs 5 des deutschen Markengesetzes (MarkenG) kann derjenige auf Unterlassung in Anspruch genommen werden, der ein Zeichen entgegen § 14 Abs 2 bis 4 MarkenG benutzt. Das OLG Köln kam jedoch zu dem Schluss, dass keine Markenrechtsverletzung iSd § 14 Abs 2 Nr 1 bis 3 MarkenG vorlag.

2.1      Erfüllung des Tatbestands des § 14 Abs 2 Nr 1 MarkenG?

Gemäß § 14 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist es Dritten grundsätzlich untersagt, eine fremde Marke ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für welche die Marke Schutz genießt.

Damit der Markeninhaber der Benutzung widersprechen könne, müsse nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) die Benutzung die Funktionen der Marke (ua Herkunftsfunktion, Qualitäts-, Kommunikations-, Investitions- und Werbefunktion[3]) beeinträchtigen können.

Die Benutzung des Wortes „Thermomix“ für die Kochbücher erfolgte durch die Beklagte jedoch nicht herkunftshinweisend als Marke, sondern nur zur Inhaltsbeschreibung. Der angesprochene Verkehr würde das Zeichen nicht als Produktkennzeichen wahrnehmen, sondern lediglich als inhaltsbeschreibendes Unterscheidungsmerkmal. Dem Verbraucher sei bekannt, dass das Kochen mit dem Thermomix besonderer Rezepte bedarf, die auf die besonderen Funktionen der Küchenmaschine abgestimmt sind. Weiters wurde der Verlagsname „GU“ auf dem Cover hervorgehoben. Eine Markenrechtsverletzung gemäß § 14 Abs 2 Nr 1 MarkenG liege daher nicht vor.

2.2      Ausnutzung der Marke in unlauterer Weise gemäß § 14 Abs 2 Nr 3 MarkenG?

Gemäß § 14 Abs 2 Nr 3 MarkenG ist es ua untersagt, ein mit der Marke identes Zeichen für Waren zu benutzen, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.

Das OLG stellte fest, dass es sich bei der Marke „Thermomix“ um eine bekannte Marke handelt. Nach Ansicht des OLG ist auch eine Ausnutzung in unlauterer Weise gegeben, da die Marke blickfangmäßig verwendet wird, um auf die Kochbücher aufmerksam zu machen. Die Nutzung der Marke erfolgt jedoch nicht ohne Vorliegen eines rechtfertigenden Grundes.

2.3      Ausnahmebestimmung des § 23 Nr 3 MarkenG

Gemäß § 23 Nr 3 MarkenG darf der Markeninhaber einem Dritten nicht untersagen, die Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware zu benutzen. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Benutzung durch den Dritten erforderlich ist und den „anständigen Gepflogenheiten“ in Gewerbe und Handel entspricht (§ 23 Abs 2 MarkenG).

Eine Benutzung in diesem Sinne gilt dann als erforderlich bzw notwendig, wenn der Zweck der Ware anders nicht sinnvoll übermittelt werden kann, dh praktisch das einzige Mittel darstellt.

Das „Ob“ der Markennutzung: Das OLG Köln befand, dass die Benennung der Marke „Thermomix“ als Hinweis auf die Bestimmung notwendig sei. Da die Kochbücher für jeden nutzlos seien, der nicht über einen Thermomix verfügt, müsse deutlich auf die ausschließliche Bestimmung der Kochbücher für den Thermomix hingewiesen werden. Nur so könne eine unzulässige Irreführung der Verbraucher vermieden werden.

Das „Wie“ der Markennutzung: Der Gestaltungsspielraum, der bei der Covergestaltung besteht, werde noch nicht überschritten. Der Blick richte sich in erster Linie auf den hervorgehobenen Titel und erst danach gleichrangig auf das Wort „Thermomix“ sowie das am linken unteren Rand abgedruckte Zeichen des Verlags. Der stilisierten Abbildung des Thermomix komme als relativ kleines Dekorationselement keine eigenständige Bedeutung zu.

Die Klägerin brachte vor, dass der Gestaltungsspielraum durch eine Entscheidung des deutschen Bundesgerichtshofs (BGH) eingeschränkt wurde, sodass die Markennutzung praktisch das einzige Mittel darstellen müsse, um der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung der Ware zu liefern. Dieser Ansicht ist das OLG nicht gefolgt. Vielmehr gehe der BGH weiterhin davon aus, dass, wenn sich die Markennutzung in den Grenzen der notwendigen Leistungsbestimmung hält, der Markeninhaber die Möglichkeit hinnehmen muss, dass der Dritte vom Prestige der bekannten Marke profitiert, wobei eine sachliche und informative Verwendung eines Zeichens ohne Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion auch dann zulässig sein kann, wenn sie hervorgehoben erfolgt.

Ein Verstoß gegen die guten Sitten liegt vor, wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel widerspricht. Eine Nutzung muss somit unter Berücksichtigung der Interessen des Markeninhabers erfolgen und der Nutzer muss alles getan haben, um eine Beeinträchtigung der Interessen des Markeninhabers nach Möglichkeit zu vermeiden. Ein Verstoß gegen die anständigen Gepflogenheiten kann angenommen werden, wenn durch die Benutzung des Zeichens der Eindruck entsteht, es bestünden Handelsbeziehungen zwischen dem Zeicheninhaber und dem Dritten. Dies sei hier jedoch nicht der Fall. Vielmehr mache der Titel eindeutig klar, dass es um Rezepte aus dem (bekannten) Verlag GU für den Thermomix des Unternehmens Vorwerk gehe.

Die Klage von Vorwerk wurde daher auch in zweiter Instanz abgewiesen. Eine Revision zum BGH wurde nicht zugelassen.

3.            Rechtliche Situation in Österreich

Das österreichische MSchG basiert zu großen Teilen auf der Marken-Richtlinie[4], welche harmonisiertes europäisches Recht darstellt. Durch die Marken-Richtlinie sollten jene Unterschiede zwischen den Markenschutzrechten der Mitgliedsstaaten angeglichen werden, durch die der freie Waren- bzw. Dienstleistungsverkehr behindert wird und dadurch die Wettbewerbsbedingungen im gemeinsamen Markt verfälscht werden. Vereinheitlicht wurden vor allem die Regelungen über den Erwerb, die Erhaltung und den Schutz der Marke.[5] Die Gerichte der Mitgliedstaaten der Union müssen Rechtsbegriffe aus dem nationalen Recht (etwa das MaSchG in DE oder das MSchG in AT) richtlinienkonform interpretieren.

In Österreich ergibt sich daraus daher eine sehr ähnliche rechtliche Situation. So kann auch wie in Deutschland gemäß § 10 Abs 3 Z 3 MaSchG (entsprechend Art 14 Abs 1 lit c MarkenRL bzw Art 6 Abs 1 lit c MarkenRL aF) ein Markeninhaber einem Dritten nicht verbieten, die Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung dafür notwendig ist und den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.[6]

Veronika Krickl

[1] OLG Köln 13.9.2019, 6 U 29/19.

[2] LG Köln 15.1.2019, 31 O 397/17.

[3] Näheres dazu in Wiebe (Hg.), Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht (2018)4, 130 ff.

[4] Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, ABl. Nr. L 336/1 S 1.

[5] Wiebe (Hg.), Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht (2018)4, 128.

[6] Zur Rechtsprechung in Österreich siehe etwa OGH 16.12.2008, 17 Ob28/08d; OGH 23.3.2010, 17 Ob 18/09k; OGH 19.9.2011, 17 Ob 19/11k; OGH 23.3.2011, 17 Ob 2/11k.