Neuerungen im Markenrecht – die Novellierungen des Markenschutzgesetzes 1970 („MaSchG“)

Am 14. Jänner 2019 ist die Markenschutznovelle 2018, BGBl I 2018/91, in Umsetzung der Richtlinie 2015/2436/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken in Kraft getreten.

Der erste Schritt zur Umsetzung der Richtlinie erfolgte bereits durch die Markenrechtsnovelle 2017, BGBl I 2017/124, welche am 1. September 2017 in Kraft getreten ist. In diesem ersten Schritt wurden jene Teile der Richtlinie umgesetzt, die eine längere Vorbereitungszeit erforderten (wie etwa die Umstellung der Berechnung der zehnjährigen Schutzdauer) bzw eine rasche Senkung der administrativen und finanziellen Eintrittsschwellen (vor allem im Hinblick auf den Bedarf von Start-Ups und KMUs) ermöglichten.

Die Hauptpunkte der Novelle 2017 waren die Senkung der Anmelde- und Erneuerungsgebühren, die Teilungsmöglichkeit von angemeldeten und registrierten Marken, die Umstellung der Berechnung der zehnjährigen Schutzdauer, die Lockerung der Formvorschriften bei Anträgen für bestimmte Registeränderungen, die Einführung der Gewährleistungsmarke und die Abschaffung der nachträglichen Erweiterungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses.

Die wesentlichen Neuerungen infolge der Novelle 2018 beinhalten die für die Praxis höchst relevante Öffnung der zentralen Markendefinition und die neue Definition der Wortmarke. Weitere Änderungen betreffen die Rechte der Markeninhaber, die absoluten Schutzhindernisse, die Widerspruchsgründe, die relativen Löschungsgründe sowie das Erfordernis der Bestellung eines inländischen Vertreters bzw. Zustellungsbevollmächtigten, die Neuregelung der Benutzungsschonfrist und die Klagebefugnis des Lizenznehmers.

In diesem Blog-Beitrag werden die wichtigsten Änderungen infolge der Novelle 2017 kurz wiedergegeben und die wesentlichen Punkte der Novelle 2018 dargestellt.

1.            Hauptpunkte der Novelle 2017

1.1      Senkung der Anmelde- und Erneuerungsgebühren

Bislang wurde in jedem Anmeldeverfahren automatisch eine amtliche Ähnlichkeitsrecherche durchgeführt und als Teil der Anmeldegebühr verrechnet. Seit September 2017 ist in § 21 MaSchG nun vorgesehen, dass eine solche Ähnlichkeitsrecherche nur noch auf Antrag des Anmelders erstellt wird. Wird ein solcher Antrag nicht gestellt, entfallen in Zukunft die für die Ähnlichkeitsrecherche vorgesehenen Gebühren iHv EUR 40,00.

Für Markenanmeldungen, die nach dem 1.9.2017 eingereicht werden, gelten seit September 2017 niedrigere Anmeldegebühren (§ 40a Abs 2 Patentamtsgebührengesetz). Für Einzelmarken beträgt die Anmeldegebühr inkl. Schriftengebühr EUR 304,00. Für Verbands- und Gewährleistungsmarken beträgt die Anmeldegebühr inkl. Schriftengebühr EUR 484,00. Im Falle einer Onlineanmeldung reduzieren sich die Anmeldegebühren jeweils um EUR 20,00.

Des Weiteren wurde die progressive Staffelung der Erneuerungsgebühren abgeschafft. Die Erneuerungsgebühr beträgt künftig für eine Einzelmarke, deren Schutzdauer nach dem 1.9.2018 endet, immer EUR 700,00, für eine Verbands- oder Gewährleistungsmarke, deren Schutzdauer nach dem 1.9.2018 endet, immer EUR 1.300,00 (§ 24 Abs 1 PAG).

1.2      Berechnung der zehnjährigen Schutzdauer

Während die bisherige österreichische Rechtslage vorsah, dass die zehnjährige Schutzdauer der Marke vom Ende des Monats an zu rechnen ist, in dem die Marke registriert wurde, bestimmt nun die neue Regelung des § 19 Abs 1 Satz 2 MaSchG, dass die Schutzdauer mit dem Tag der Anmeldung zu laufen beginnt. Bei Verlängerungen nach dem 1.9.2018 kommt es daher zu einer einmaligen Verkürzung der Schutzdauer. Diese Verkürzung ist umso größer, je länger das Prüfungsverfahren der Anmeldung gedauert hat. Für Marken, die nach dem 1. September 2018 verlängert werden, sieht § 77d MaSchG daher eine Übergangsregelung vor, welche die einmalige Verkürzung der Schutzdauer durch betragsmäßig abgestufte Gebührenabschläge ausgleicht.[1] Die genaue Regelung ist auf der Website des ÖPA abrufbar.

1.3      Die Möglichkeit einer Teilung einer angemeldeten oder registrierten Marke in mehrere Teilmarken desselben Inhabers (§ 23a MaSchG)

Der eingefügte § 23 a MaSchG eröffnet die Möglichkeit, eine Anmeldung oder registrierte Marke in zwei oder mehrere getrennte Anmeldungen oder Registrierungen hinsichtlich bestimmter Waren oder Dienstleistungen zu teilen. Dabei dürfen sich diese weder mit den verbleibenden Waren oder Dienstleistungen noch mit jenen anderer Teilungen überschneiden.

1.4      Die Einführung der Gewährleistungsmarke

Bei der Gewährleistungsmarke (§ 63a und §§ 65, 66a MaSchG) handelt es sich um eine Marke, welche der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen dient, für die der Inhaber bestimmte Eigenschaften (hinsichtlich des Materials, der Art und Weise der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen, der Qualität, der Genauigkeit oder anderer Eigenschaften) gewährleistet. Die Gewährleistung der geografischen Herkunft wird jedoch ausdrücklich ausgenommen. Sie dient also nicht primär der Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft von Waren und Dienstleistungen, sondern der Auskunft über deren Qualität.

Inhaber einer Gewährleistungsmarke kann nur eine Person sein, die selbst kein unmittelbares Interesse am wirtschaftlichen Erfolg der Produkte hat.

1.5      Vereinfachte Formerfordernisse bei der Änderung des Registerstandes

Künftig sind für die Umschreibung einer Marke sowie für die Eintragung und Löschung von Lizenz- und Pfandrechten und sonstigen dinglichen Rechten die Überreichung einer Kopie der Urkunde, auf Grund der die Eintragung geschehen soll, ausreichend. Im Fall der Umschreibung der Marke kann an Stelle der Urkunde auch eine übereinstimmende Erklärung der Parteien oder ihrer Vertreter zur Umschreibung vorgelegt werden (§ 28 Abs 2 MaSchG). Für den Fall, dass das Patentamt begründete Zweifel hegt, können aber weiterhin Originale oder beglaubigte Kopien oder weitere Unterlagen verlangt werden (§ 28 Abs 3).

1.6      Abschaffung der nachträglichen Erweiterungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses:

Vor der Novellierung sah § 23 Abs 2 MaSchG als österreichische Besonderheit die (in der Praxis kaum relevante) Möglichkeit vor, das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis von angemeldeten oder registrierten Marken nachträglich – unter Zuerkennung einer weiteren Anmeldepriorität für die hinzukommenden Waren oder Dienstleistungen – zu ergänzen. Der Abs 2 des § 23 ist nun seit September 2017 entfallen.

2.            Hauptpunkte der Novelle 2018

2.1      Öffnung der Markendefinition

Mit der wortidenten Übernahme der Markendefinition des Art 3 der Richtlinie 2015/2436/EU kommt es auf die graphische Darstellbarkeit der Marke nicht mehr an – stattdessen werden die Anforderungen hinsichtlich der Darstellung von Marken flexibler gestaltet. Dadurch können neue, unkonventionelle Markenformen (etwa Mulitmediamarken oder Mustermarken) Registerschutz erlangen und zeitgemäße Darstellungsformen für bereits bestehenden Markenformen verwendet werden (zB Bewegungsmarken, Hologrammmarken oder Klangmarken).

2.1.1    Darstellung der Marke

Damit die mit den Markeneintragungsverfahren verfolgten Ziele, nämlich Rechtssicherheit und ordnungsgemäße Verwaltung, erreicht werden können, muss das Zeichen auch weiterhin in eindeutiger, präziser, in sich abgeschlossener, leicht zugänglicher, verständlicher, dauerhafter und objektiver Weise darstellbar sein. Die Darstellung des Zeichens ist daher in jeder geeigneten Form unter Verwendung allgemein zugänglicher Technologie zulässig, solange diese mit Mitteln erfolgt, die ausreichende Garantien bieten (vgl Erwägungsgrund 13 der RL 2015/2436/EU).

2.2      Registrierung

Vor der Novellierung konnten Wortmarken bislang aus Großbuchstaben und arabischen Ziffern bestehen. Zeichen, die Groß- und Kleinbuchstaben enthielten, wurden als Wortbildmarken qualifiziert. Die neuen §§ 16 Abs 2 und 17 Abs 3 MaSchG sehen nun vor, dass als Bestandteil von Wortmarken auch Großbuchstaben und Kleinbuchstaben oder Zeichen in Frage kommen, die „wie Buchstaben und Zahlen“ zu behandeln sind und durch Verordnung festgesetzt werden können. Das bedeutet, dass Wortmarken künftig ua auch aus Groß- und Kleinbuchstaben bestehen können.

Die Eintragung von Marken, deren Wiedergabe nur in einer Datei ohne Abbildung besteht, erfolgt durch einen Hinweis auf die Zugänglichmachung der Datei in elektronischer Form, also zB durch eine Verlinkung bzw einen Pfad zur öffentlich zugänglichen Datenbank. Dadurch können Marken neben grafischen und klanglichen Wiedergaben künftig etwa auch durch Ton- oder Videodateien im Register dargestellt werden.

Um ein einheitliches Vorgehen des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) und der Markenämter in den einzelnen Mitgliedsstaaten bezüglich der Begriffsbestimmungen und der Darstellungsanforderungen zu gewährleisten, haben sich diese freiwillig auf die Anwendung einheitlicher Standards geeinigt. Auf der Website des EUIPO wurde zu diesem Zweck eine „Gemeinsame Mitteilung über die Darstellung neuer Markenformen“ veröffentlicht, die laufend aktualisiert werden soll.

2.3      Absolute Schutzhindernisse

Die absoluten Eintragungshindernisse des § 4 MaSchG wurden entsprechend Art 4 Abs 1 lit i bis lit l der RL 2015/2436/EU erweitert und erfassen nun auch Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben, die der Eintragung von Marken entgegenstehen (Z 9), traditionelle Bezeichnungen für Weine (Z 10), traditionelle Spezialitäten (Z 11), sowie Sortenschutzrechte (Z 12).

Nach der Anpassung des § 4 Abs 1 Z 1 lit c MaSchG sind Zeichen internationaler Organisationen in Österreich nicht mehr absolut geschützt. Ein Eintragungshindernis liegt demnach in Zukunft nur noch dann vor, wenn die Eintragung des Zeichens als oder in einer Marke geeignet ist, beim Publikum den Eindruck einer Verbindung zwischen dem Produkt/Hersteller etc und der betreffenden internationalen Organisation hervorzurufen oder das Publikum über das Bestehen einer solchen Verbindung irrezuführen. Ist das nicht der Fall, soll eine Registrierung künftig möglich sein.

2.4      Rechte der Markeninhaber

2.4.1    Ausweitung des Schutzes der bekannten Marke

Durch die Anpassung des § 10 Abs 2 MaSchG wird entsprechend der Rechtsprechung des EuGH (vgl EuGH, 09.01.2003, C-292/00, Davidoff/Gofkid, GRUR 2003, 240) der Schutz bekannter Marken gegen die ungerechtfertigte Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung auf den Bereich ähnlicher Waren oder Dienstleistungen ausgeweitet.

2.4.2    Produktpiraterie im Transit

Mit dem neuen § 10 Abs 2a MaSchG wird ein schärferes Vorgehen gegen Produktpiraterie im Transit eingeführt. Markeninhaber sind künftig berechtigt, im geschäftlichen Verkehr Dritten die Verbringung von Waren ins Inland, ohne sie dort in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, zu untersagen, wenn die Waren einschließlich ihrer Verpackung aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Marke gleich ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist. Dadurch wird es dem Inhaber ermöglicht, auch in bloßen Durchfuhrstaaten gegen Rechtsverletzungen vorzugehen und dort nicht nur die Durchfuhr, sondern auch die Umladung, Lagerung, etc. zu verhindern. Nach dieser Bestimmung kann der Inhaber jedoch nur gegen offensichtliche Rechtsverletzungen vorgehen, da Zollbehörden mit Sicherheit entscheiden können sollen, ob ihr Einschreiten erforderlich bzw berechtigt ist.

2.4.3    Vermehrte Untersagungsrechte

Der neu eingefügte § 10 Abs 2b regelt die Untersagungsrechte des Markeninhabers im Zusammenhang mit der Verpackung, mit Etiketten, Anhängern, Echtheitshinweisen, Zertifikaten oder Kennzeichen, auf denen die Marke angebracht wird. Damit soll der Markeninhaber wirksamer gegen Nachahmungen vorgehen und schon bestimmte Vorbereitungshandlungen untersagen können (vgl Erwägungsgrund 26).

2.5      Duldungspflichten

Vor der Novellierung konnte ein Markeninhaber einem Dritten nicht verbieten, seinen Namen oder seine Anschrift im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern dies den anständigen Gepflogenheiten entspricht. Nunmehr muss der Markeninhaber nur noch Namen und Adressen einer natürlichen Person dulden. Handelsnamen wie etwa Firmen von Unternehmern sind also nicht mehr von der Duldungspflicht erfasst (§ 10 Abs 3 Z 1 MaSchG).

2.6      Widerspruchsgründe

Im Zuge der Umsetzung der Richtlinie wurden die Widerspruchsgründe gemäß § 29 MaSchG erweitert. Während der Widerspruch vor der Novellierung nur auf eine Marke unter den Voraussetzungen des § 30 Abs 1 (Identität der beiden Marken und Waren/Dienstleistungen bzw. Identität oder Ähnlichkeit der Marken und Waren/Dienstleistungen bei Verwechslungsgefahr) gestützt werden konnte, kann der Widerspruch nun auch auf eine

  • Marke unter den Voraussetzungen des § 30 Abs 2 MaSchG (unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der bekannten Marke und dies unabhängig von einer Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen),
  • Eine notorisch bekannte Marke gemäß Art 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft
  • Oder auf eine Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe gemäß § 32a MaSchG

gestützt werden.

2.7      Neue relative Löschungsgründe

Mit den §§ 32a bis 32c MaSchG wurden neue relative Löschungsgründe ins MaSchG eingefügt:

  • Gemäß § 32a kann eine Person, die berechtigt ist, aufgrund einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen, auch deren Löschung beantragen.
  • Wer aufgrund eines älteren Urheberrechts oder Musterrechts die Benutzung einer Marke untersagen kann, kann auch die Löschung der Marke beantragen (§§ 32b und 32c).

2.8      Neuregelung der Benutzungsschonfrist

Jedermann kann die Löschung einer im Inland registrierten Marke beantragen, soweit diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland nicht ernsthaft benutzt wurde, es sei denn, der Markeninhaber kann die Nichtbenutzung rechtfertigen. Maßgebender Zeitpunkt ist also nicht mehr der Veröffentlichungszeitpunkt, sondern der Anmelde- oder Prioritätstag.

2.9      Klagebefugnis des Lizenznehmers

Im neu hinzugefügten Abs 3 des § 14 MaSchG wird die Klagebefugnis des Lizenznehmers wegen einer Verletzung der Marke geregelt, wonach diese dem Lizenznehmer grundsätzlich nur mit Zustimmung des Inhabers zusteht. Erhebt der Markeninhaber jedoch nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach ausdrücklicher Aufforderung selbst die Verletzungsklage, kann der exklusive Lizenznehmer auch ohne dessen Zustimmung selbstständig klagen.

2.10    „Cooling-off“-Periode

Im Unionsmarkenrecht hatten die Parteien eines Widerspruchsverfahrens schon seit Längerem auf ihren gemeinsamen Antrag hin den Anspruch auf Einräumung einer Frist von zwei Monaten (sog „Cooling-off“-Periode), um eine gütliche Einigung zu erwirken. Im nationalen Markenrecht hingegen bestand ein solcher Anspruch bislang nicht.

Im neu eingefügten § 29b Abs 3a MaSchG wird den Parteien nun ein solcher Anspruch gewährt, wobei dieser jedoch auf sechs Monate beschränkt ist und nur bis zum Ablauf der Äußerungsfrist des Inhabers der angegriffenen Marke oder gegebenenfalls bis zum Ablauf der Frist zur Stellungnahme zu den Benutzungsunterlagen eingeräumt wird.

2.11    Bestellung eines inländischen Vertreters nicht mehr notwendig

Die Kosten der Markenanmeldung werden auch durch die neue Regelung bezüglich der Bestellung eines inländischen Vertreters oder eines Zustellbevollmächtigten verringert. Anmelder und Markeninhaber mit einem Wohnsitz oder einer Niederlassung im EWR oder in der Schweiz sind künftig hierzu nicht mehr verpflichtet (§ 61 MaSchG).

[1] ErlRV 1656 BlgNR 25. GP 2.