1.            Einleitung

Einer Marke kommen unterschiedliche Funktionen zu: Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren. Demnach soll die Marke dem Verbraucher bzw Endabnehmer ermöglichen, die Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden.[i]

Markenschutz wird also, sinnvollerweise, für spezifische und genau umschriebene Waren oder Dienstleistungen gewährt. Diese bestimmen den Umfang des Schutzes, den der Markeninhaber genießt. Jede Markenanmeldung in der EU muss daher ein Verzeichnis der Waren und / oder Dienstleistungen enthalten. Dabei müssen die Waren und Dienstleistungen, für die Schutz beantragt wird, so klar und eindeutig angegeben werden, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer den beantragten Schutzumfang bestimmen können.

Will man eine Marke anmelden, muss vorher also gut überlegt werden, welche Waren und Dienstleistungen beansprucht werden sollen. Einerseits sollen die (künftigen) Tätigkeiten des jeweiligen Unternehmens abgedeckt werden, damit dem Markeninhaber für diese ein Schutzrecht gegen allfällige Mitbewerber zusteht. Eine nachträgliche Erweiterung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist nicht möglich. Ein zu großes Spektrum an Waren und / oder Dienstleistungen birgt jedoch andererseits ebenfalls rechtliche Risiken, falls die Marke de facto nicht für sämtliche angemeldete Waren und / oder Dienstleistungen benutzt wird.

In der EU muss bei der Markenanmeldung – anders als zB in den USA – nicht erklärt werden, dass die Marke bereits vom Anmelder benutzt wird oder dass er die redliche Absicht hat, dass sie benutzt werden soll. Wird eine Marke jedoch über einen Zeitraum von fünf Jahren nicht genutzt, kann die Löschung der Marke von jedermann beantragt werden.

In seinem Urteil vom 29. Jänner 2020 (C‑371/18) befasste sich der EuGH mit der Frage, ob es bösgläubig sein kann, eine Marke ohne die Absicht anzumelden, sie für die angegebenen Waren oder Dienstleistungen zu benutzen. Weiters wurde geklärt, welche rechtlichen Folgen bei ungenauen Begriffen im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis zu erwarten sind.

2.            SkyKick versus Sky

Der Pay-TV-Anbieter Sky klagte das Start-up SkyKick, welches IT-Dienstleistungen zur Cloud-Migration erbringt, wegen Verletzung seiner Marke „Sky“.

SkyKick bestritt jedoch die Markenverletzung und erhob eine Widerklage auf Nichtigerklärung der Marke von Sky. SkyKick machte geltend, dass die Marke „Sky“ für Waren und Dienstleistungen eingetragen wurde, die nicht hinreichend klar und eindeutig angegeben worden sind, wie etwa „Computersoftware“. Zudem warf SkyKick dem Fernsehsender vor, die Marken aufgrund fehlender Benutzungsabsicht bösgläubig angemeldet zu haben.

Der für den Rechtsstreit zuständige britische High Court of Justice beschloss, das Verfahren auszusetzen und wandte sich mit einem Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH.

2.1      Ungenaue Angabe der Waren und Dienstleistungen

Das vorlegende Gericht stellte die Frage, ob eine Unionsmarke oder eine in einem Mitgliedsstaat eingetragene nationale Marke deshalb für nichtig erklärt werden kann, weil einige oder alle Begriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis nicht klar und eindeutig genug formuliert sind.

Nach der ständigen Rsp des EuGH müssen die Waren und Dienstleistungen, für die Markenschutz begehrt wird, klar und eindeutig angeben werden. Mit dem ggst Urteil nimmt der EuGH hierzu nun eine Präzisierung vor: Die Pflicht zur klaren und eindeutigen Angabe bedeutet laut EuGH jedoch nicht, dass eine Marke nach ihrer Eintragung mit der Begründung ganz oder teilweise für nichtig erklärt werden kann, dass es den betreffenden Angaben (später) an Klarheit oder Eindeutigkeit fehlt.

2.2      Verstoß gegen die öffentliche Ordnung?

Laut EuGH kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass eine solche mangelnde Klarheit und Eindeutigkeit der Begriffe gegen die öffentliche Ordnung verstößt. Damit folgte der EuGH explizit nicht der Ansicht des Generalanwalts im ggst Fall C‑371/18. Dieser war der Auffassung, dass eine Marke gegen die öffentliche Ordnung verstoße und damit nichtig sein könne, wenn die Begriffe des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses nicht ausreichend klar und eindeutig sind. Er führte aus, dass die Eintragung einer Marke für den sehr weiten Begriff „Computersoftware“ nicht gerechtfertigt sei und dem öffentlichen Interesse widerspreche, da sie dem Inhaber ein Monopol ungeheuren Umfangs gewährt, das durch kein legitimes geschäftliches Interesse des Inhabers gerechtfertigt werden kann.

2.3      Bösgläubigkeit

Des Weiteren hatte der EuGH die Frage zu klären, ob es bösgläubig und damit unzulässig sein kann, eine Marke ohne die Absicht anzumelden, sie für die angegebenen Waren oder Dienstleistungen zu benutzen.

Laut EuGH kann Bösgläubigkeit nicht allein schon aufgrund der Tatsache angenommen werden, dass der Anmelder bei der Anmeldung keinen Geschäftsbereich hatte, der den von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen entsprach.

Der Anmelder einer Marke muss, so der EuGH im nunmehrigen Urteil, zum Zeitpunkt der Markenanmeldung oder deren Prüfung weder angeben noch genau wissen, wie er die angemeldete Marke benutzen wird. Vielmehr wird dem Markeninhaber ab Eintragung der Marke eine fünfjährige Benutzungsschonfrist gewährt.

Zwar kann die Eintragung einer Marke, ohne dass der Anmelder die Absicht hat, sie für die von der Eintragung erfassten Waren und Dienstleistungen zu benutzen, Bösgläubigkeit darstellen. Für die Feststellung der Bösgläubigkeit müssen dem EuGH zufolge jedoch schlüssige und übereinstimmende objektive Indizien vorliegen, dass der Anmelder der betreffenden Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung die Absicht hatte, entweder in einer den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden oder sich auch ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein ausschließliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken zu verschaffen.

Bezieht sich die fehlende Nutzungsabsicht nur auf einige der von der Markenanmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen, stellt diese Anmeldung nur insoweit bösgläubiges Handeln dar, als sie diese Waren oder Dienstleistungen betrifft.

3.            Conclusio und Wertung

Mit dem Urteil sorgte der EuGH nun erfreulicherweise für mehr Rechtssicherheit und Klarstellung: Die fehlende Benutzungsabsicht im Zeitpunkt der Anmeldung begründet für sich alleine noch keine Bösgläubigkeit der Anmeldung. Dafür müssen erst weitere Indizien hinzutreten. Es bleibt also dabei, dass zum Zeitpunkt der Markenanmeldung nicht zwingend angegeben werden muss, ob bzw. wie die angemeldete Marke benutzt werden wird. Damit unterscheidet sich das europäische Markenrecht nun um eine weitere bedeutende Facette gegenüber dem US-amerikanischen Markenrecht. Vielmehr wird dem Markeninhaber einer Unionsmarke ab Eintragung eine fünfjährige Benutzungsschonfrist gewährt. Erst nach deren Ablauf dieser Schonfrist kann die Löschung der Marke von jedermann beantragt werden.

Unpräzise Begriffe im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis begründen per se keinen Nichtigkeitsgrund. Nichtsdestotrotz gilt nach wie vor das Gebot, dass Waren und Dienstleistungen, für die Schutz beantragt wird, ausreichend genau und eindeutig anzugeben sind. Andernfalls kann die Anmeldung vom zuständigen Markenamt beanstandet werden.

Veronika Krickl | Arthur Stadler

*    *    *

[i] Vgl ua OGH 4 Ob 222/03f – Juvina-Flasche; EuGH C-39/97 – Canon Kabushiki Kaisha gegen Metro-Goldwyn-Mayer Inc.